并购重组中应重点关注的知识产权问题

稼轩并购法律中心2018年第29期

作者 | 张敏莉

全文共2667字，预计阅读时间7分钟

知识产权作为企业的核心竞争力，从年初的中兴限芯事件，到知识产权被写入高考试题，无不显示知识产权对国民经济的重要性以及国家的重视程度，而就并购重组而言，如果不重视知识产权，则目标公司潜在的知识产权风险可能会成为并购重组的直接障碍，甚至会导致并购方不得不更改并购项目。笔者现结合相关案例，将并购重组中应重点关注的知识产权问题梳理如下：

一、核查目标公司知识产权的基本情况；

核查目标公司拥有的知识产权类型及数量，包括公司所有的或正在使用的专利权、商标权、著作权、植物新品种、集成电路设计布局、域名等，确认这些知识产权的名称、类型、权利所有人、法律状态、权利期限、同族专利、近似商标等基本信息。

就专利而言，根据《专利法实施细则》的相关规定，期满未缴纳年费的，专利权自应当缴纳年费期满之日起终止。因此，除了核查目标公司的专利权属证书外，还应当关注专利年费的实际缴纳情况，防止目标公司因未缴纳年费，而导致专利权在事实上的终止。 

二、理清目标公司知识产权的具体来源；

理清目标公司知识产权的来源，是属于自主研发还是外部受让而来。如果是公司自主研发，应当确认是否属于职务技术成果，该职务技术成果权属是否明晰，目标公司与发明人、设计人之间的奖励、报酬是否支付完毕。如果存在多个共有人合作开发时，并购方还应考虑，各共有人是否均同意对外转让。

其次，如果目标公司的知识产权是从外部受让而来，根据《专利法》相关规定，转让专利申请权或者专利权，当事人应当向知识产权局登记并公告，转让自登记之日起生效。因此，专利转让行为的生效时间是知识产权局登记之日起，并不是转让双方签订转让合同之时，此时，并购方除了审查专利转让合同之外，还应当审查目标公司的专利转让是否已到国家知识产权局登记公告。

而对于受让的商标，《商标法》除了规定转让人和受让人应当共同向商标局提出申请，由商标局予以公告外，还规定转让方在转让注册商标时，应当将同一种商品上注册的近似商标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商标一并转让。因此，对于目标公司受让的注册商标，并购方除了审查是否经商标局核准公告外，还应审查目标公司是否将近似商标一并受让。

三、审查目标公司知识产权是否存在权利瑕疵；

这一部分，主要审查的是目标公司知识产权本身是否存在权利瑕疵，有无对外抵押、担保情形，根据《专利法》、《商标法》的规定，对于以专利、商标对外质抵押融资的，均应当由出质人和质权人共同到知识产权局和商标局办理质押登记。

其次，需要核查目标公司是否存在以商标、专利等作价入股的情形，即知识产权出资入股。如果目标公司存在知识产权入股的情形，根据《公司法》相关规定，应当审查相关知识产权是否已经实际过户到目标公司名下，是否已经办理完毕工商登记手续。

再次，需要审查目标公司正在使用的知识产权是否依赖于关联方企业，导致目标公司知识产权权利不充分不明确，存在相关的法律风险，从而影响企业未来经营的稳定性。例如目标公司如果存在被许可使用的专利权，应审查目标公司被许可实施的方式，属于独占许可、普通许可还是排他许可，以及被许可实施的年限等，以判断目标公司该项技术是否存在依赖关系，从而导致权利瑕疵。例如2014年北斗星通拟以交易总金额为16.1亿元收购华信天线和佳利电子一案，就因华信天线存在潜在的知识产权法律纠纷风险，可能会影响企业的未来经营，导致预案直接被否。

四、排查目标公司知识产权潜在的诉讼风险；

如前所述，知识产权是企业的核心竞争力，代表着企业的持续盈利能力，因此，知识产权是否涉诉将直接影响并购重组交易的顺利进行。比如2016年富春通信8.64亿收购天津春秋时代被否案，富春通信股份有限公司拟用8.64亿收购天津春秋时代公司80%股权，但在并购过程中，却因目标公司天津春秋公司核心知识产权（影视版权）出现诉讼，最终被中国证监会上市公司并购重组委予以否决，未能通过。

《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条第四款规定：“重大资产重组所涉及的资产权属清晰，资产过户或者转移不存在法律障碍，相关债权债务处理合法。”因此，在此阶段除了关注前述风险点外，还应重点关注目标公司的知识产权是否存在侵权他人权利的风险，即是否存在涉诉风险，此阶段应当以目标公司相关的警告函、律师函以及司法裁决、行政处罚等维权记录，结合专利的权利要求书、地域保护范围等，综合考量目标公司可能出现的诉讼风险。

五、目标公司知识产权的价值评估问题。

对于并购方而言，并购重组一般是基于抢占市场或者收购技术两个目的，而从近年来不断兴起科技并购案来看，资本方并购重组的主要目标也是为了获取目标公司的知识产权和核心技术。比如2017年科技并购中最具影响力事件，即芯片巨头博通以70.00美元/股的现金加股票价格（约1170亿美元）向高通公司发出的收购要约。

随着而来的问题是，在科技并购中如何才能对目标公司的知识产权作出准确的价值评估。知识产权属于目标公司的核心生产力，也是无形资产，因此知识产权的稳定性和价值问题，就会成为并购价格的决定性因素。此时，对于目标公司知识产权的价值评估，包括经济价格和战略价值，需要结合知识产权的剩余年限、市场前景等作出综合判断。比如对于专利，除了考虑专利保护年限外，还应结合技术转化效果、市场收益、同行业内的技术领先水平、国家补助政府资助、以及技术本身是否存在被宣告无效风险等因素，予以综合认定。

同时，在评估目标公司知识产权价值时，还应考虑目标公司是否存在正在申请的专利、正在申请的商标，正在申请意味着有可能获权，也可能被驳回，这也直接影响到对目标公司无形资产准确评估，继而影响到并购重组的交易价格。

综上，随着并购市场的日益活跃，鉴于知识产权的重要性，在并购重组中，尤其是针对科技型企业之间的并购重组，因知识产权本身存在一定技术专业性，通过一般的核查很难察觉潜在的法律风险，建议并购方委托专业的知识产权产权律师，从并购目的、交易结构、知识产权有效性及法律风险等方面，针对目标公司开展专项知识产权尽职调查（IP-DD），对知识产权的实际情况及相关法律风险作出客观准确披露，以降低并购风险，实现交易目的。

编辑 | 稼轩文编社

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